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山口建章 Takefumi Yamaguchi 
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー
弁護士/第二東京弁護士会所属

「技術・法務・知財・ビジネス」を統合的に捉え、技術シーズの事業化と発展をサポート

山口 建章

弁護士法人内田・鮫島法律事務所 パートナー弁護士

多くの日本企業がグローバル市場における競争力の向上を求められている環境下で、大手企業と中小企業・ベンチャー企業間の事業提携や共同開発など、自社のコア技術に他社の先端技術を掛け合わせ、新たな価値を創出するケースが増えつつある。その立ち上がり時に重要となる「技術・法務・知財・ビジネス」を統合的に捉え、山口建章弁護士はクライアント各社が目指すビジネスの成功をサポートしている。日本の技術シーズの事業化と発展に寄与する“理系弁護士”の、“これまでとこれから”を聞く。

弁護士の道

技術がわかる理系弁護士として

弁護士 山口 建章

北海道大学工学部を卒業後、技術職として川崎重工業へ入社しました。公共事業部門でダム・河川用鋼製水門設備などの設計に従事し、のちに営業職も経験。「実務をひと通り経験できた」と感じた頃、法科大学院制度や新司法試験が導入されたことを知って挑戦し、弁護士へと転身しました。弁護士となってから、理系出身の特性を強みにしたい、仲間を増やしたいと考え、理系弁護士のネットワークづくりを模索した時期もありました。そのような活動をしていたなかで鮫島正洋弁護士と出会い、“理系弁護士”を集めていた内田・鮫島法律事務所から声を掛けてもらったのです。

内田・鮫島法律事務所のコンセプトは、「技術法務で、日本の競争力に貢献する」です。技術法務とは「技術(エンジニア)、法務(弁護士)、知財(弁理士)、事業(経営者)」の各要素を弁護士が統合的に捉え、法的アドバイスにとどまらず、多角的視点から顧客の課題を見いだし、最適解を提供すること。つまり私たちが有する技術・ビジネスへの理解を基盤に、法務・知財のスキルを融合・活用し、事業者目線に立ってソリューションを提供するということ――。まさに、私自身の特性を生かした仕事が、当事務所で実現できています。

得意分野

クライアントと共通言語・同じ視点で技術を語れる

弁護士 山口 建章

技術法務のなかで私が得意とするのは、ノウハウの保護と活用(契約交渉)を含む知的財産法分野です。具体的に業務領域を列挙すると、「知財戦略・出願戦略(ノウハウ化)の相談」「他社との研究開発案件に関する相談(契約レビュー、交渉支援)」「発明発掘、特許等の出願に関する相談(明細書、クレームのレビュー)」「特許(意匠、商標登録)の侵害・非侵害鑑定」「特許訴訟などの知財訴訟」「譲渡交渉、ライセンス交渉」「知的財産権の侵害警告、侵害停止の交渉」「侵害警告を受けた場合の対応」「他社特許などへの異議申立て、無効審判」などとなります。現在、関与している案件の7~8割が知財案件で、担当クライアントは自動車・オートバイ部品、半導体、精密機械、精密部品、建設・住宅、バルブ・配管、産業・工作機械、化学・材料、食品などのメーカー企業です。

私自身の強みは、次の4点であると考えます。
①「機械設備の設計開発経験から、事業計画に即した知的財産権の創出まで一緒に行える」
ある電気自動車メーカーのIoT機器に関する新規事業の特許戦略(意匠戦略)の相談では、まず技術上の特徴を即座に把握し、将来の事業シミュレーションの実施と技術課題の整理を行いました。そのうえで、他社が同事業に参入する場合に障壁となる技術を探し出し、参入障壁を築くための適切な発明の発掘と意匠の創作を依頼者とともに実施しました。

②「理系出身・事業会社の技術者だったので、訴訟や日々の相談業務での技術理解が早く、設計図面も読める」
依頼者と同じ視点で技術を理解できるということです。ある住宅建材企業の代理となって特許無効審判を請求し、特許無効審決を得て、審決取消訴訟でも勝訴しました。特許訴訟を実質一人で担当することも可能であり、技術的事項を技術者と直接打ち合わせて立証計画などを立てられるので、結果としてトータルの費用をセーブできる。この点もクライアントから喜ばれています。

③「特許出願とノウハウ化の判断・必須特許の取得など、知財コンサルの実務経験が豊富」
技術系企業が新規事業を進める際、「特許出願をすべきか。ノウハウ化して秘匿すべきか」、この選択で悩まれるケースが多いです。その判断と、その時にカギとなるのが必須特許の取得。「そもそも必須特許に仕上げられるか否か」といった点を検討する際には、相当な経験が必要。他社の“通り道”の障害とすべき必須特許ですが、その“通り道を探すアプローチ”を得意としているのが、私と当事務所の弁護士です。また我々は、知財案件を通じて最先端の技術に日々触れることで常に知見をアップデートしています。それを権利創出(知財戦略、発明発掘)や、権利活用(共同開発、ライセンス)の助言といった日々の業務に生かしています。

④「ノウハウの活用に関する豊富な対応実績があるので、ノウハウを保護しつつ、他企業との共同プロジェクトを円滑に進められる」
スマートフォンの部品などで活用される特化型技術を有する中小企業が、その製造ノウハウを自社にとどめたままで、大企業から開発資金を獲得したことがあります。大企業と中小企業の共同開発は、どうしても後者の立場が弱く、ノウハウの先行開示を求められがち。しかし、クライアントである中小企業の社長の思いをくみ取ったうえで、開発を3段階に分けて段階的に製造ノウハウを開示する契約を提示し、そのノウハウを保護。同社は大企業との協業に自信を持って対応できるようになり、ビジネス機会を拡大しています。

弁護士 山口 建章

こだわり

“クライアントの事業の未来”を最優先する

弁護士 山口 建章

企業の目的は「少しでも多くの利益を上げる」ことである――会社員時代の実務経験を通じてその考え方が身についています。ゆえに「売上を増やすこと」「利益率を上げること」につながる解決策を常に念頭において、相談対応にあたっています。

また私の場合、知財部経由でプロジェクトの開始段階から相談いただくことが多いので、法務面の助言も早期に行えています。事業の進捗における適切なタイミングで、知財と契約による保護を盛り込めるわけです。そのように知的財産の“権利行使”に携わる弁護士が、その“権利創出”の段階に関与することに意味があると確信しているので、知財が生まれる段階から、顧客とともに最善の進め方を考えていくことを大切にしています。

普段の企業間の契約交渉や、トラブル対応の相談においては、交渉の際に双方の交渉ポジション(強み・弱み)や交渉のカードを意識して、現実的な落としどころを探る。クライアントには自社の交渉力を上げること、交渉力に応じて要求内容を変えることを助言する。相手方の社内事情・担当者の立場も想定したうえで、相手方の担当者が社内を説得できる根拠を提示する。そして、こうした思考プロセスや方法論、成功体験を、クライアントの担当者・経営者にも資産として残してもらえるようサポートすることを常に心がけています。

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展望

優れた知財が正当に評価される社会を目指す

弁護士 山口 建章

私が社会に提供していきたいことは、「優れた知財(ノウハウ)には、それに応じた適正かつ正当な対価が得られる道筋をつけていくこと」です。優れた知財の価値を守ることは、テクノロジー創出や新たな産業の促進、ひいては起業の原動力です。これらを実現するために、知的財産の創出段階における知財戦略と事業化段階の協業における企業同士の契約交渉成功に力を尽くします。そのうえで、日本企業が持つ競争力の源泉「技術=知的財産」から最大限の利益を生み出す方法を考え続け、新たな産業の柱となる技術を育てる企業の取り組みをサポートしていきたいと考えます。そうした仕事を通じて、立場の異なる企業同士の積極的な技術交流・コラボレーションを促し、技術の進歩や産業の発達、ひいては日本の競争力向上につなげていく一助になればと思います。

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一般的に企業の知財部は知財権の創出段階に関与し、法務部は知財権の権利行使段階に関与します。権利行使を踏まえて、これに適した知財権を創出することがベストですが、実際はそこまでトータルに検討されないことが多いようです。そうしたなか、当事務所は法務部と知財部双方の相談を日常的に受けている、日本でもめずらしい法律事務所です。「知的財産権(特許等)とノウハウ(契約)を適切に組み合わせて知財戦略を構築したい」「プロジェクトの開始段階から、早期に法務面を検討したい」「最先端の知見を持つ弁護士に、権利創出(知財戦略、発明発掘)や権利活用(共同開発、ライセンス)の助言をしてほしい」「強い特許を登録して、実効性と競争力を高めたい」「知財部を持たないが、その機能を持ちたい」といった様々なご要望に、当事務所がお応えして参ります。

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